Cómo encontrar un abogado de marcas

Un abogado de marcas puede ayudarte a proteger los activos de propiedad intelectual de tu empresa, como un símbolo o un logotipo.Priyanka Prakash Feb 2, 2021

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  • En qué puede ayudarle un abogado de marcas
  • Cómo encontrar un abogado de marcas
  • Ayuda legal gratuita
  • 6 preguntas para un abogado de marcas
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  • En qué puede ayudarle un abogado de marcas
  • Cómo encontrar un abogado de marcas
  • Ayuda legal gratuita
  • 6 preguntas que debe hacer a un abogado de marcas
  • Una marca comercial es una palabra, un símbolo, una frase o un diseño, como un logotipo, que identifica los productos o servicios de su empresa y los distingue de los competidores, y la mejor manera de proteger su marca es registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

    Aunque es posible registrar una marca por cuenta propia, la mayoría de las empresas, especialmente las que registran una marca por primera vez, están representadas por un abogado de marcas. Aquí'se explica cómo encontrar un buen abogado de marcas, incluyendo algunos consejos sobre cómo obtener ayuda legal gratuita para una solicitud de marca.

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    En qué puede ayudarle un abogado de marcas

    El proceso de registro de la marca, especialmente para un solicitante por primera vez, puede ser largo y confuso. Hay muchos plazos que cumplir, y si te equivocas con tu solicitud, la USPTO no te devolverá las tasas de registro. Por esta razón, es aconsejable contratar a un abogado de marcas de buena reputación.

    Un abogado de marcas puede ayudarle a navegar por el proceso de registro y gestionar lo siguiente:

    • Realizar una búsqueda de marcas para determinar si su marca es única y puede ser registrada en la USPTO.

    • Responder a la correspondencia de la USPTO o a las objeciones a su solicitud por parte del abogado examinador de marcas.

    • Solicitar una marca en el extranjero y comprender las leyes de marcas extranjeras.

    • Actuar si cree que otra persona está utilizando su marca sin su permiso (lo que se denomina infracción de marca).

    • Defenderse a sí mismo y a su empresa si se le acusa de infringir la marca de otra persona.

    Si decides contratar a un abogado para que te ayude con la presentación de tu marca, hay varios lugares donde puedes encontrar un buen abogado de marcas.

    Cómo encontrar un abogado de marcas

    Si quiere que un abogado le ayude con un asunto de marcas, necesitará algo más que un abogado comercial normal. Necesitará un abogado especializado en marcas o propiedad intelectual, alguien con conocimientos especializados para llevar su registro de marca o su disputa a buen término.

    1. Referencias de otros propietarios de pequeñas empresas

    Sus compañeros propietarios de pequeñas empresas suelen ser la mejor vía para encontrar un buen abogado. Si otra empresa ha registrado con éxito su marca o ha resuelto otro problema de marca con la ayuda de un abogado de marcas, pida información de contacto y concierte una cita.

    No asuma necesariamente que estarán cualificados o dispuestos a ayudarle. Por ejemplo, si están especializados en un determinado sector o si tu caso es más complicado, el abogado puede negarse. Pero, es un buen punto de partida.

    2. Conferencias y eventos empresariales

    A menudo se invita a los abogados de empresas a asistir a conferencias de negocios o a hablar en tales eventos. Si asiste a una charla sobre cuestiones de propiedad intelectual o marcas, o si se cruza con un abogado de marcas durante un encuentro, consiga su tarjeta de visita y concierte una cita para una consulta posterior.

    Si te aceptan en una incubadora de empresas, esa es otra vía para encontrar un abogado de confianza. Ten en cuenta que el proceso de solicitud de las incubadoras es muy competitivo, y las empresas tecnológicas suelen ser las preferidas.

    3. Colegios de abogados

    Los colegios de abogados estatales y locales suelen tener servicios de referencia de abogados en los que se pueden encontrar abogados que ejercen en áreas específicas. Hay directorios en línea y números de teléfono a los que puede llamar para que le recomienden un abogado de marcas.

    4. Servicios jurídicos en línea

    Hoy en día, hay mucha ayuda legal disponible en Internet. Varios servicios jurídicos en línea pueden ponerte en contacto con un abogado de marcas cerca de ti, y algunos te proporcionarán asistencia jurídica en cuestiones de marcas por un precio bajo y fijo.

    He aquí algunos de los sitios que pueden ayudarle:

    • LegalZoom: Se trata de una opción de bajo coste fijo para la búsqueda, el registro y el seguimiento de la marca. Los precios comienzan en 199 dólares para los servicios básicos. Si se inscribe en el plan mensual de LegalZoom, también le pondrá en contacto con un abogado local que puede responder a las acciones de la USPTO en su nombre.

    • Rocket Lawyer: Rocket Lawyer le pondrá en contacto con un abogado local que puede ayudarle con la búsqueda de marcas y el proceso de registro.

    • UpCounsel: UpCounsel es una gran opción para casos más complejos (e.g. (por ejemplo, solicitar varias marcas o recurrir una denegación de registro). En su sitio web, puedes resumir tu pregunta o problema legal, y UpCounsel te pondrá en contacto con un abogado experimentado de su red.

    Este tipo de servicios jurídicos en línea han facilitado la búsqueda de asistencia jurídica asequible para prácticamente todos los aspectos de la gestión de la empresa, incluidas las marcas. Sólo asegúrese de confirmar la licencia de un abogado y comprobar los comentarios de clientes anteriores antes de que cualquier abogado comience a representarlo.

    Ayuda legal gratuita

    Los recursos anteriores son estupendos si tienes un presupuesto para un abogado o servicios legales, pero puede que no tengas tanta suerte. Tal vez aún no sea rentable o se trate de una empresa nueva que está tratando de despegar. ¿Sabía que puede disponer de asistencia jurídica gratuita??

    Dado que el registro de una marca es un proceso tan complicado, varias organizaciones ofrecen asistencia gratuita a las pequeñas empresas, los emprendedores y los autónomos. Si usted pertenece a una industria creativa, como la música o las artes, la ayuda gratuita está aún más disponible.

    Clínicas de las facultades de Derecho

    Muchas facultades de derecho tienen clínicas que se centran en asuntos de propiedad intelectual, lo que puede ser un gran recurso para las pequeñas empresas. Los estudiantes de derecho inscritos en estas clínicas pueden presentar solicitudes de marcas y comparecer en los procedimientos de la USPTO en nombre de clientes de pequeñas empresas y empresarios que no pueden permitirse un costoso asesoramiento jurídico. Los estudiantes trabajan bajo la supervisión de un profesor de derecho o de abogados más experimentados.

    Aquí hay una lista de facultades de derecho que tienen clínicas de PI reconocidas por la USPTO. Sólo hay que recordar que se trata de estudiantes de derecho que no tienen mucha experiencia en su haber. Si un estudiante no está preparado para llevar su caso, el profesor de derecho o el abogado que lo supervise le recomendará que consiga representación legal externa.

    Directorio pro bono de la American Bar Association's

    El Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) tiene un directorio en línea para las pequeñas empresas que buscan ayuda legal gratuita en cuestiones de marcas. No todos los estados están representados, pero sí los más grandes. El directorio contiene una lista de abogados y bufetes de abogados que ofrecen servicios de marcas de forma gratuita o a bajo coste. Algunos de los bufetes se centran principalmente en ayudar a músicos y artistas. En la mayoría de los casos, los particulares y las empresas tienen que estar por debajo de un determinado umbral de ingresos para poder optar a la ayuda gratuita o de bajo coste.

    Centro de intercambio de información pro bono de la Asociación Internacional de Marcas

    El Centro de Intercambio de Información Pro Bono de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) se creó para ayudar a las personas con bajos ingresos y a las organizaciones sin ánimo de lucro y de beneficencia con bajos presupuestos de funcionamiento a obtener representación legal gratuita en cuestiones de marcas. Si puede demostrar una necesidad económica, la INTA intentará ponerle en contacto con un abogado o un bufete de abogados miembro de la INTA que pueda ayudarle de forma gratuita.

    6 preguntas que hay que hacer a un abogado de marcas

    Una vez que utilices los canales anteriores para hacer una lista de abogados, ¿cómo elegir qué abogado de marcas será el mejor socio para ti y tu negocio?? Es importante elegir bien, porque conseguir una marca puede ser un proceso largo, de seis meses a un año por término medio, y el trabajo no termina realmente ni siquiera después de conseguir la marca. Usted o su abogado también querrán seguir supervisando la marca después para asegurarse de que nadie más la utiliza sin su permiso.

    1. ¿Cuánto cobran los abogados de marcas??

    Los abogados de marcas pueden cobrar entre 500 y 2.000 dólares por el proceso completo de solicitud de la marca y entre 400 y 500 dólares más si surgen retrasos o disputas en tu caso. Además de los honorarios cobrados por el abogado de marcas, tendrás que pagar varios cientos de dólares en concepto de tasas de presentación del gobierno.

    Los honorarios dependerán de los siguientes factores:

    • El número de marcas que va a registrar.

    • Los resultados de su búsqueda inicial de marcas.

    • La rapidez con la que desea registrar su marca.

    • Si su solicitud es concedida o denegada por la USPTO.

    • Si desea que su marca sea supervisada una vez registrada (para asegurarse de que otras empresas no la utilizan).

    • Si el abogado le ayuda a mantener y renovar su marca.

    Asegúrese de que el acuerdo sobre los honorarios está por escrito y de que entiende exactamente lo que se espera que pague. Y recuerda que puedes ahorrar dinero si encuentras ayuda legal gratuita o si utilizas servicios legales online de tarifa fija como Rocket Lawyer o LegalZoom, ambas opciones mencionadas anteriormente.

    2. ¿Tiene usted experiencia en mi sector??

    El conocimiento del sector puede ser útil a la hora de registrar una nueva marca. La prueba de elegibilidad de la marca es si existe un «riesgo de confusión» entre su marca y otra marca. Si uno de sus competidores utiliza un logotipo o una marca similar, la probabilidad de confusión es alta. En otras palabras, es probable que dos restaurantes que utilicen la misma marca causen más confusión que un restaurante y un consultorio médico que utilicen la misma marca. Por lo tanto, es mejor un abogado que conozca a fondo su sector que uno que no esté familiarizado con el tipo de trabajo que usted realiza.

    Además, si te dedicas a un negocio creativo, como la música, el arte o el diseño, puede haber reglas diferentes sobre cuándo algo puede ser considerado una marca única. Por ejemplo, hay normas más estrictas para registrar el nombre de un grupo musical o la letra de una canción que para registrar una simple marca de servicios o de mercancías.

    3. Cuál es su nivel de experiencia?

    Debería hacer esta pregunta a cualquier abogado que le represente por cualquier motivo. Sin embargo, una solicitud de marca puede ser especialmente complicada y pone en marcha varios plazos y requisitos que debe cumplir para registrar con éxito su marca.

    No busque un abogado de negocios en general: busque un abogado de marcas que tenga experiencia en:

    • Realización de una búsqueda exhaustiva de marcas.

    • Registrar cientos, incluso miles, de marcas con éxito en el pasado.

    • Responder a las oposiciones de la USPTO en caso de que se le pida información adicional o se deniegue su solicitud.

    • Encargarse de los litigios y otros métodos de resolución de conflictos de marcas, como la mediación y el arbitraje (si contrata a un abogado de marcas porque cree que alguien ha infringido su marca).

    • Comprender la legislación sobre marcas extranjeras si tiene previsto hacer negocios fuera de los Estados Unidos.

    4. ¿Cómo es el proceso de búsqueda de marcas??

    De todas las partes del proceso de registro de la marca, la parte que podría «hacer o romper» su caso es la búsqueda de la marca. En este caso, el abogado busca otras marcas que puedan resultar confusamente similares a la suya. Es una razón común por la que se rechazan las solicitudes de marca.

    La mayoría de los abogados de marcas buscan en la base de datos del gobierno, pero hay otros lugares para buscar marcas, incluyendo la tienda de aplicaciones, sitios web y bases de datos de «derecho común» para marcas. Las marcas de derecho común son marcas que no han sido registradas por el gobierno, pero pueden seguir disfrutando de protección legal simplemente porque se utilizan activamente para identificar productos y servicios.

    Un buen abogado también comprobará las bases de datos de marcas a nivel estatal y local. Asegúrese de que su abogado de marcas sabe cómo realizar una búsqueda exhaustiva de marcas al inicio del proceso de registro.

    5. ¿Quién trabajará en mi caso??

    Cuando contrata a un abogado para que trabaje en su caso, también contrata al resto de su equipo. Esto incluye a los asistentes jurídicos, paralegales, secretarios legales y socios comerciales, todos los cuales pueden trabajar en su caso. Algunos abogados delegan una parte importante de su trabajo en empleados o auxiliares jurídicos, lo que puede dar lugar a errores en su solicitud de marca. Pregunte qué trabajo se delegará, si el abogado revisa de forma independiente todo el trabajo realizado por los asistentes jurídicos y las secretarias, y qué hará el abogado por su cuenta.

    6. Cómo se comunicará conmigo sobre mi caso?

    Asegúrese de que el abogado le mantendrá informado sobre el progreso de su caso y de que conoce su método de comunicación preferido: teléfono o correo electrónico. Por lo general, el caso comenzará con una consulta inicial en persona, pero esa es la única vez que puede ver al abogado (especialmente si su caso es bastante sencillo). Pero si necesita ponerse en contacto con el abogado, asegúrese de saber cómo localizarlo con poca antelación.

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    Una versión de este artículo se publicó por primera vez en Fundera, una filial de nuestro sitio web.

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